Объекты интеллектуальной собственности: особенности оформления прав и оборота в сделках M&A

О чем материал:

Одна из сильных сторон Moscow Digital School — профессиональное комьюнити, где открытый обмен опытом становится мощным драйвером роста для всех.

В этой статье эксперт по корпоративному праву, due diligence и сопровождению сделок M&A Наталья Леженникова, партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko, подробно рассказывает как грамотно оформить права на объекты интеллектуальной собственности и снизить риски при инвестиционных сделках и продаже компании.

Объекты интеллектуальной собственности (ОИС) или, как их еще именуют, результаты интеллектуальной деятельности зачастую могут являться основным активом компании. В то же время далеко не все правообладатели уделяют достаточное внимание надлежащему оформлению прав на такие объекты. Нередко созданные ОИС вообще «теряются», не рассматриваются как подлежащие охране объекты и исключительные права компании–правообладателя не оформляются достаточным образом.

Недостаточное и ненадлежащее подтверждение прав на ОИС создает риски требований со стороны авторов и иных правообладателей, а также препятствия и дополнительные гарантирующие условия при вхождении инвестора или при продаже компании. Наличие существенных рисков негативно влияет на финансовую привлекательность актива и влечет снижение цены сделки.

Рассмотрим отдельные вопросы, возникающие при юридической проверке прав на ОИС в ходе сделок M&A.

Какие существенные нарушения выявляются при анализе надлежащего оформления прав на ОИС?

Основные существенные нарушения, создающие негативные последствия и споры при использовании ОИС:

отсутствие достаточных документов при создании служебного произведения;
перекрестное использование/создание ОИС в группе компаний;
отсутствие информации об авторах ОИС вследствие неоформления документов о создании объекта;
отсутствие документов, подтверждающих переход исключительного права от автора к компании;
отсутствие документов, подтверждающих уплату автору вознаграждения.

Чтобы не пропустить новые материалы от MDS, подписывайтесь на наш Телеграм-канал.

Почему такие нарушения возникают?

Причины в большей степени носят организационный характер и связаны с отсутствием достаточного внимания к юридическому аспекту оформления документации. В частности:

В компании отсутствует система выявления и учета нематериальных активов.
Владельцы и менеджмент бизнеса не оценивают важность оформления и учета прав на объекты.
При служебном произведении работники не оценивают, может ли созданный продукт являться объектом интеллектуальной собственности.
Работники несвоевременно сообщают ответственным за учет лицам или не уведомляют их.

В отдельных случаях объектами интеллектуальной собственности являются нетипичные ОИС, которые в силу своей специфики могут ускользнуть из внимания компании при их появлении в деятельности. К таким могут быть отнесены:

секреты производства (ноу-хау);
контент интернет-сайта (базы данных, встроенные программы, иные произведения);
изображение или иное произведение, используемое в товарном знаке;
производное программное обеспечение / переработанный сайт как самостоятельный ОИС.

Например, в деле № 2-1063/2015 истец Б. обратился к ответчикам ООО «ГК Светлое Время», ООО «Светлое Время Петербург», ООО «Светлое Время», ООО «Светлое Время Капитал», ООО «Светлое Время Регион», ООО «Светлое Время Проект».

Суть спора

Иск о признании права авторства на разработанный им фирменный стиль группы компаний «Светлое Время», логотип в виде оригинального написания слов «Светлое Время» с троекратным повторением левого элемента букв «Е» и «Л».

Ключевые обстоятельства

Истец указал, что разработку концепции фирменного стиля для группы компаний «Светлое Время» вел в тот период, когда был трудоустроен в ИП П. и ИП К. Между ИП К. и ООО «Светлое Время» были подписаны акты выполненных работ, все документы подписывались от лица «Светлое Время». Трудовые договоры подтверждают тот факт, что созданные истцом произведения не являлись служебными, а, следовательно, должны быть оплачены заказчиком при переходе к нему исключительных прав на них.

Из материалов дела установлено, что ООО «Светлое время» использовало эскиз фирменного стиля, разработанного Б., без заключения лицензионного соглашения. Исключительное право к ООО «Светлое время» не передавалось ни ИП П., ни автором Б. Авторское вознаграждение не выплачивалось.

Решение суда

За истцом признано право авторства на разработанный фирменный стиль — оригинальное написание слов «Светлое Время» с троекратным повторением левого элемента букв «Е» и «Л», а также взыскана компенсация за нарушение исключительных авторских прав.

Комментарий

Как указал суд, «Логотип» — это фирменный товарный знак, обычно монопольно используемый выпускающим данный товар предприятием, а «фирменный стиль» означает совокупность изобразительных, визуальных, информационных средств, с помощью которых фирма подчеркивает свою индивидуальность. Фирменный стиль используется при оформлении предлагаемых фирмой товаров, в качестве рекламы, ярлыков, представляет инструмент продвижения фирмы на рынок, конкуренции, привлечения внимания покупателей.

Таким образом, и логотип, и фирменный стиль могут выступать как обозначения, используемые в качестве средства индивидуализации, так и быть произведением искусства и являться объектом авторского права.

Кроме того, признанием за истцом права авторства и наличия исключительных прав у истца послужило подтверждение создания произведения истцом и отсутствия документов, подтверждающих создание служебного произведения.

(Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 28.06.2016 N 33-13028/2016 по делу N 2-1063/2015).

Какие риски и последствия создает недостаточное и ненадлежащее подтверждение прав на ОИС?

Негативные последствия для компании/лица, использующих объекты интеллектуальной собственности с нарушениями:

Требование авторов (правообладателей) о пресечении действий, нарушающих исключительное право на их результат интеллектуальной деятельности (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ).
Требование авторов (правообладателей) о возмещении убытков (подпункт 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ).
Требование авторов об оплате авторского вознаграждения, если таковое не было оплачено.
В отношении произведений (а к ним относится и программное обеспечение) — вместо возмещения убытков требование о выплате компенсации (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ, статья 1301 ГК РФ):

– в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

– в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

– в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Наличие таких рисков создает негативные последствия для компании, особенно в ситуации, когда интеллектуальная собственность — существенный актив для ее деятельности.

Как следствие, при вхождении инвестора или при продаже компании возникает необходимость дополнительной предпродажной подготовки, включения предварительных условий или дополнительных гарантирующих условий (например, заверений об обстоятельствах, компенсации имущественных потерь, иных компенсаций и обеспечений на случай утраты прав компании на объекты).

Один из примеров дополнительных обязательств в сделках M&A — дело Pizzarotti SA vs. ООО «Элида» (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.09.2022 N С01-1199/2022 по делу N А40-171968/2021).

Суть спора

Иск об обязании исполнения обязательства по соглашению, а именно прекратить использовать обозначение «Пиццаротти», сменить наименование общества с ограниченной ответственностью «Пиццаротти И.Е.».

Ключевые обстоятельства

По условиям заключенного опциона покупатель обязуется в срок до наступления наиболее ранней из двух следующих дат (включительно): 1) даты выдачи разрешения на ввод и эксплуатацию в отношении Проекта ВДНХ и 2) 30.09.2020 обеспечить прекращение использования обществом любых товарных знаков или знаков обслуживания, коммерческих наименований, доменных имен или логотипов, содержащих словесное обозначение «Пиццаротти», либо каких-либо сходных до степени смешения знаков, наименований или логотипов («ИС Пиццаротти»), а также соответственно сменить существующее наименование общества, зарегистрированное в ЕГРЮЛ по состоянию на дату акцепта, и зарегистрировать такое изменение в ЕГРЮЛ.

Решение суда

Решением суда на общество «Элида» возложена обязанность прекратить использование обозначения «Пиццаротти», сменить наименование общества «Пиццаротти И.Е.». С общества «Элида» в пользу компании взыскана судебная неустойка в размере 3 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения суда.

Как минимизировать риски инвестору или покупателю компании, владеющей ОИС

В первую очередь, провести юридическую проверку (due diligence), в ходе которой происходит:

Выявление существенных для деятельности объектов интеллектуальной собственности.
Анализ документов, оформляющих права компании на ОИС.
Выявление и оценка рисков оформления и утраты прав компании на ОИС.
Разработка рекомендаций по устранению рисков и негативных последствий, связанных с фактическим состоянием документации и вариантов минимизации рисков для покупателя компании.

Далее в сделках M&A и документации по сделкам одними из вариантов минимизации рисков для покупателя компании являются:

заверения об обстоятельствах (статья 431.2 ГК РФ)
возмещение потерь (статья 406.1 ГК РФ)

Пример заверений об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ)

Общество обладает на законном основании всеми правами на интеллектуальную собственность, необходимую для осуществления своей деятельности; отсутствуют обременения указанных прав, и Общество не нарушает права каких-либо третьих лиц на любую интеллектуальную собственность.
Общество является владельцем объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации, зарегистрированных и оплаченных надлежащим образом, указанным в приложении 1. Отсутствуют иные объекты интеллектуальной собственности и исключительных прав, за исключением тех, которые указаны в Приложении 1.
Общество соблюдает и на протяжении всего своего существования соблюдал права третьих лиц в отношении интеллектуальной собственности.
Ни у одного работника, подрядчика (или бывшего работника или подрядчика) Общества не имеется права на получение вознаграждения от Общества в связи с созданием этим работником или подрядчиком какой-либо интеллектуальной собственности или использованием Обществом такой интеллектуальной собственности.

Возмещение потерь (ст. 406.1 ГК РФ)

Имущественные потери другой стороны, возникшие в случае наступления определенных в таком соглашении обстоятельств.
Не связанные с нарушением обязательства его стороной (потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований третьими лицами или органами государственной власти к стороне или к третьему лицу, указанному в соглашении, и т. п.).

Общие подходы, выработанные судебной практикой, получили отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»:

По смыслу статьи 406.1 ГК РФ, возмещение потерь допускается, если будет доказано, что они уже понесены или с неизбежностью будут понесены в будущем. При этом сторона, требующая выплаты соответствующего возмещения, должна доказать наличие причинной связи между наступлением соответствующего обстоятельства и ее потерями.
Соглашение о возмещении потерь может быть заключено лишь сторонами, действующими при осуществлении ими предпринимательской деятельности (пункт 1 статьи 406.1 ГК РФ), а также лицами, указанными в пункте 5 статьи 406.1 ГК РФ.
Если сторона, в пользу которой должно быть осуществлено возмещение потерь, недобросовестно содействовала наступлению обстоятельства, на случай которого установлено это возмещение, для целей применения статьи 406.1 ГК РФ такое обстоятельство считается ненаступившим (пункт 4 статьи 1, пункт 2 статьи 10 ГК РФ).
Применяя положения статьи 406.1 ГК РФ, следует учитывать, что соглашение о возмещении потерь должно быть явным и недвусмысленным. По смыслу статьи 431 ГК РФ, в случае неясности того, что устанавливает соглашение сторон — возмещение потерь или условия ответственности за неисполнение обязательства, — положения статьи 406.1 ГК РФ не подлежат применению.

Пример возмещения потерь по ст. 406.1 ГК РФ

Предъявление любых требований к Покупателю и (или) Обществу любым лицом по каким-либо гражданско-правовым обязательствам, договорам или соглашениям, стороной которых является или являлось Общество, связанным с приобретением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, кроме договоров Общества, информация о которых приведена в настоящем Договоре.